Marchio registrato

Il marchio registrato è un simbolo, un disegno o un’espressione che identificano beni o servizi di particolari risorse che si differenziano dalle altre. Il proprietario del marchio può essere un singolo individuo, un’azienda o un’entità legale. Un marchio registrato può essere localizzato su un pacco, un’etichetta, un tagliando o sul prodotto stesso. Per questioni di identità societaria i marchi registrati vengono affissi anche sugli edifici aziendali.
I diritti di uso di un marchio sono validi esclusivamente nel territorio dello Stato nel quale è stata effettuata la registrazione; è nell’interesse dell’impresa registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione o nei quali intende concedere il suo marchio in licenza d’uso.[1]

Utilizzo
Il marchio registrato è utilizzato per rivendicare la proprietà esclusiva di prodotti o servizi.
L’uso dei marchi da parte del proprietario può causare problemi legali se l’utilizzo lo rende colpevole di pubblicità ingannevole o se il marchio è offensivo.
I marchi possono essere di proprietà , ma anche di licenza . Molti fornitori di giocattoli sono licenziatari . Per esempio:
la LEGO ha acquistato una licenza da Lucasfilm per essere autorizzata a lanciare Lego Star Wars.[2]
la TT, Toys and Toys, è un’azienda costruttrice, sotto licenza, di repliche per bambini di auto[3].

Solitamente il marchio è una parola,una frase,un logo,un simbolo,un disegno,un’immagine o una combinazione di essi. Esistono anche marchi non convenzionali che non appartengono alle categorie già citate, ad esempio un colore un odore o un suono.

Simboli
In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L’uso dei simboli in questione non è obbligatorio dal punto di vista legale né fornisce alcuna ulteriore protezione. Essi vengono tuttavia utilizzati come deterrente contro possibili contraffazioni in quanto indicano che il marchio in questione è registrato o quantomeno sono state attivate domande di privativa.[4]

L’aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro). Un marchio registrato all’estero può essere riconosciuto anche tramite i seguenti simboli:
™ (il”simbolo di marchio registrato”, formato dalle lettere “TM”, per un marchio non registrato, marchio usato per la sponsorizzazione)
℠ (formato dalle lettere “SM” in apice, marchio di servizio non registrato, marchio usato per la sponsorizzazione)
È sconsigliabile utilizzare questi simboli se ciò non corrisponde al vero. L’Art. 127 c.p.i. prevede infatti una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.[5]

Storia
I primi marchi registrati di cui si ha traccia, risalgono all’Impero Romano quando i fabbri apponevano sulle spade particolari simboli così da non poter essere copiate[6]. Anche la storica birreria Löwenbräu che dichiara di utilizzare il suo simbolo del leone dal 1383. La prima legislazione ufficiale venne approvata dal Parlamento Inglese sotto il Re Enrico III nel 1266, che richiesse a tutti i panettieri di usare un marchio distintivo per il pane che vendevano[7].
La prima legge moderna sul marchio registrato venne approvata nel 1857 quando in Francia con la “Legge per i Marchi di Manifattura e Beni”. In Inghilterra nel 1875 venne approvato l'”Atto per la Registrazione del Marchio Registrato” che permetteva la registrazione dei primi marchi inglesi.
Negli Stati Uniti, la prima legislazione ufficiale sul marchio registrato risale al 1905 quando il congresso degli Stati Uniti approvo il “Trademark Act”.

Registrazione del marchio
In Italia, per ottenere la registrazione del marchio, è possibile percorrere due vie, che permettono di ottenere diverse tutele:
Registrazione nazionale in Italia;
Registrazione comunitaria;

Registrazione nazionale
Il primo modo per ottenere il riconoscimento del proprio marchio è registrarlo, come marchi nazionale, attraverso il deposito della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Questra registrazione permette di invocare la priorità unionista all’estero oppure di ottenere la registrazione internazionale, da conseguire all’Ufficio di Ginevra.
Dal 1996[8], grazie all’entrata in operatività del protocollo aggiuntivo di Madrid del 1989, che si è aggiunto all’ arrangement di Madrid del 1891, è possibile ora ottenere che la registrazione internazionale abbia inizio insieme al deposito di domanda nel paese di origine e, nel caso in cui la registrazione internazionale non fosse accettata o ritenuta invalida nei primi 5 anni, è possibile ottenere la conversione in una domanda nazionale dotata della priorità originaria.[9][10]

Registrazione comunitaria
La registrazione comunitaria, a differenza di quella Italiana, permette di ottenere una protezione maggiore, grazie al fatto che il marchio non sarà più sottoposto al diritto nazionale, ma a uno unitario valente in tutta la comunità europea.
La domanda deve essere presentata o all’Ufficio dei marchi comunitari di Alicante o presso l’Ufficio nazionale, che la inoltrerà a quella comunitaria.[11][10]

Presupposti di validità per la registrazione
Per essere validamente registrato come marchio, secondo la legge, un segno deve essere dotato di:
novità: non confondibile con segni distintivi altrui già esistenti
capacità distintiva: idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri e che non sia una caratteristica intrinseca del prodotto.[12]Nella giurisprudenza comunitaria, l’accertamento va condotto tenendo conto di un parametro medio di consumatore, a seconda del bene pubblicizzato.[13]
liceità: non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizio

Cosa può essere registrato
Possono costituire marchi d’impresa, come stabilisce l’art.4 del regolamento 40/94/CE[14] tutti i segni, rappresentabili graficamente, idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui:[15]
parole (compresi i nomi di persona)
disegni
lettere
cifre
suoni
forme del prodotto o della sua confezione che siano in grado di distinguersi in maniera forte dagli usi del settore.[16][17]
combinazioni o tonalità cromatiche

Cosa non può essere registrato
Secondo la legge non possono essere registrate alcune categorie di segni, quali ad esempio:
i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione
i segni che potrebbero ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.[18]
i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime e i nomi di persona se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.[19]
i segni che possono costituire una violazione di diritto d’autore o di proprietà industriale altrui
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.[20]
Segni che hanno nel linguaggio comune un significato,salvo che siano applicati a beni che non hanno aderenza concettuale.[21][22]
i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi
i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato anche per prodotti o servizi non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal o rechi pregiudizio allo stesso.
I segni “olfattivi”, in quanto, nel caso sia pubblicizzato un profumo o una fragranza, essi sarebbero una caratteristica intrinseca del prodotto e ciò vale anche nell’eventualità di beni diversi, visto che la visione dei registri dei marchi non permetterebbe di impedire la contraffazione da parte degli avversari.[23]
I segni che contengono singole lettere o cifre basse, salvo che siano distinguibili grazie alla caratterizzazione grafica.[24]
Nomi geografici che possono indicare una qualità del prodotto o ingannare sull’origine di questi.[25]
Segni contrari alla legge, all’ordine pubbluico o al buon costume.[18]

Chi può registrare un marchio
Secondo l’art. 19 del CPI[26] può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nelle prestazioni di servizio della propria impresa o di imprese che ne facciano uso con il proprio consenso.
È ammessa inoltre la registrazione anche da parte di colui che non voglia farne un uso diretto, per esempio un’agenzia pubblicitaria.

Come registrare un marchio nazionale
La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:
Ricevibilità: l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 del CPI.
Esame formale: l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI.
Esame tecnico: l’Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede nell’accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.
Pubblicazione: la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico.
Opposizione amministrativa: possibilità, per i soggetti legittimati dall’art.177 del CPI[27], di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

In questa opposizione, da parte dei soggetti legittimati, è possibile presentare solo gli impedimenti previsti dall’art.176.5 CPI.
Nel caso potrà nascere un contradditorio che potrà dare vita a un provvedimento ricorribile, dal soccombente, alla Commissione dei ricorsi e la cui sentenza è possibile portare in Cassazione.[28]
Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.
Generalmente trascorrono oltre 4 mesi tra il momento del deposito della domanda e l’emissione del certificato di registrazione del marchio. devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire di presentare l’eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio.

Come registrare un marchio comunitario[29]
La domanda deve essere presentata presso l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno) che ha sede ad Alicante in Spagna e come qualsiasi altro marchio deve rispettare quali la novità, la capacità distintiva, la liceità ecc.

L’iter di registrazione è il seguente:
un’unica domanda
un’unica lingua procedurale
un unico centro amministrativo
un unico fascicolo da gestire
un’unica tassa da pagare dell’importo di 900 euro per il deposito elettronico o 1.050 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo

L’UAMI non prevede esami di novità del marchio, mentre esiste una procedura di opposizione.
Il marchio comunitario è valido per dieci anni e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

Marchio Depositato e Marchio Registrato
Quando viene presentata una domanda di registrazione di un marchio italiano alla Camera di Commercio o all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), viene attribuito alla suddetta domanda un numero di deposito che identifica il marchio, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, il titolare e tutte le altre informazioni legate al marchio in questione. Da questo momento in poi il marchio può considerarsi depositato e tutelabile.
A questo punto la domanda viene inoltrata all’UIBM che provvede a controllarne i contenti formali, cioè che il marchio possegga i giusti requisiti e tutte le procedure siano state svolte in maniera corretta. Questa fase dura circa due anni al termine dei quali, se tutte le procedure sono state svolte in maniera corretta e in assenza di opposizioni, il marchio viene registrato e gli viene assegnato un numero di registrazione. Solo a questo punto il marchio può essere considerato registrato.[30] Il marchio registrato viene denotato con il simbolo ®, mentre il simbolo TM denota genericamente un marchio per il quale sono state attivate delle privative o se il marchio si trova ancora in stato di domanda.[31]

Diritti esclusivi del titolare del marchio
Il titolare del marchio acquista il diritto di fare un uso esclusivo del marchio. In particolare, il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di utilizzare:
##un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
##un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
##un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.[32]
I diritti sul marchio d’impresa registrato, non permettono però al titolare di vietare, nell’attività economica, l’utilizzo del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.[33]

Tutela del marchio
Il marchio, essendo un segno, può essere facilmente copiato e utilizzato senza l’autorizzazione di colui che l’ha registrato.
Per questo, al titolare è riservata la possibilità di esercitare l’azione di contraffazione, che permette la difesa del marchio registrato e impedire l’utilizzo illecito di questo.[14]
È bene ricordare, però, che il marchio non è difeso in maniera assoluta, ma, a seconda delle situazioni, esso può ottenere una tutela più o meno forte, a seconda della somiglianza più o meno forte del segno successivo, del bene o servizio su cui è apposto quest’ultimo e alla rinomanza del primo.
In un primo caso, troviamo la presenza di un marchio già registrato e presente nel mercato e di un segno identico al primo, successivo, su “prodotti o servizi identici”.[14]
La legislazione, in questo caso, appone una particolare tutela, in quanto il segno successivo manca della novità, che è uno dei requisiti per la registrazione del marchio.
Per l’utilizzo del marchio, quindi, è necessario obbligatoriamente il consenso del titolare, in quanto non è possibile evitare sanzioni, anche se vi si appone un Disclaimer che avverta che il prodotto non è ufficiale.[34]
Però, questa particolare e forte tutela viene attenuata nel caso di pubblicità comparative e, specie, nell’ambiente virtuale, quando si riesce a provare che non vi è rischio di un pregiudizio alla distinzione tra segno e marchio.[35][36]
La tutela, inoltre, è utilizzabile solo in ambito commerciale e nell’attività economica, permettendo, quindi, l’uso nel privato o per iure imperii, come l’articolo 9 del regolamento sul marchio comunitario afferma.[14][37][38]
Nel secondo caso, invece, abbiamo un segno posteriore a un marchio registrato, tra loro simili o identici per beni identici od affini, per cui è possibile “un rischio di confusione per il pubblico”[14], che si traduce nella possibilità, per il consumatore, o di attribuire il prodotto contraffatto al titolare del marchio registrato o di collegare il ricordo del marchio al segno posteriore, trasferendo l’accredimento dell’uno sull’altro.[39]
L’accertamento della possibile contraffazione, dalla giurisprudenza comunitaria, è effettuata tenendo conto sia della somiglianza del segno con il marchio, sia dei beni a cui è destinato l’utilizzo dei beni, sia alla tipologia del consumatore a cui è rivolto il prodotto o il servizio.[40][41]

Durata
La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. A scadenza, può essere rinnovata a tempo indeterminato, per periodi di 10 anni consecutivi.

Legislazione
In Italia è attualmente in vigore il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30[42]

Bibliografia
Paolo Auteri, Giorgio Floridia e Vito Mangini, Diritto Industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, Quarta edizione, Torino, G.Giappichelli Editore, 2012, ISBN 978-88-348-2687-4.

Note
1.^ Ministero Dello Sviluppo Economico.
2.^ [1] Ulteriore spiegazione del contratto stipulato dalle due aziende è piccolo excursus storico.
3.^ [2],” TT Toys Toys è l’unica azienda al mondo che può vantare un vasto catalogo di modelli sviluppati su licenza delle più importanti case automobilistiche (quali Ferrari, BMW, Mercedes, Porsche, Maserati, Citroen, Peugeot, Renault)
4.^ http://ufficiomarchibrevetti.it/2010/07/simboli-%C2%AE-tm/#sthash.aD6UptAp.dpuf.
5.^ http://ufficiomarchibrevetti.it/2010/07/simboli-%C2%AE-tm/#sthash.aD6UptAp.dpuf.
6.^ http://www.nber.org/papers/w13930
7.^ http://www.tmprotect.idknet.com/eng/history.html
8.^ L’adattamento in Italia è avvenuto con il Decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447
9.^ Il brevetto internazionale (PCT) in uibm.gov.it. URL consultato il 16 gennaio 2015.
10.^ a b Paolo Auteri, Giorgio Florida e Vito mangini, I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti in Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, G.Giappichelli Editore, 2012, pp. 79-80.
11.^ Il brevetto europeo in uibm.gov.it. URL consultato il 16 gennaio 2015.
12.^ Sentenza Dyson: registrabili i segni determinati, non gli “esempi” in sib.it. URL consultato il 18 gennaio 2015.
13.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 87.
14.^ a b c d e Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 18 gennaio 2015.
15.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 82.
16.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 95-96.
17.^ che non siano forme necessarie per la natura del prodotto o per “ottenere un risultato tecnico” o che “svolga un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore”.
18.^ a b Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 14, in materia di “Codice della proprietà industriale”
19.^ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 8, in materia di “Codice della proprietà industriale”
20.^ La croce per i prodotti sanitari.
21.^ Puma per le calzature.
22.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 88.
23.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 84.
24.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 86.
25.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, pp. 89-90.
26.^ Codice della proprietà industriale.
27.^ Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 177
28.^ Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza, p. 80.
29.^ http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/i-marchi-3/i-marchi-4
30.^ http://ufficiomarchibrevetti.it/tag/marchio-depositato/#sthash.UjiGwJct.dpuf.
31.^ http://ufficiomarchibrevetti.it/2010/07/simboli-®-tm/.
32.^ art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198.
33.^ art. 2, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
34.^ Come accaduto nel caso “Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed” del 2002. Sentenza della Corte del 12 novembre 2002. – Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed. in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 19 gennaio 2015.
35.^ Sentenza della Corte del 18 giugno 2009 -L’Oréal SA e altri contro Bellure NV e altri in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 19 gennaio 2015.
36.^ Sentenza della Corte del 23 marzo 2010 – Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA e altri in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 19 gennaio 2015.
37.^ Sentenza del Tribunale di primo grado del 10 aprile 2003 – Travelex Global and Financial Services Ltd e Interpayment Services Ltd contro Commissione delle Comunità europee in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 19 gennaio 2015.
38.^ Tra gli esempi che si possono contare nella non possibilità di applicazione della tutela vi è l’utilizzo celebre, da parte di Andy Warhol del marchio Campbell nelle sue pitture, in quanto l’acquisto del quadro non dipendeva dal marchio utilizzato, in quanto, nell’ambito artistico, non è rilevante per la scelta effettuata dagli acquirenti.
39.^ Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, p. 132.
40.^ È dato che, nella maggior parte dei casi, l’acquirente professionale sia più attento dei consumatori finali, così questi ultimi pongono maggiore cura nella scelta di un bene durevole rispetto a uno acquistato d’impulso. Sentenza della Corte del 12 gennaio 2006. Claude Ruiz-Picasso e altri contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). in eur-lex.europa.eu. URL consultato il 19 gennaio 2015.
41.^ Diritto industriale – proprietà intellettuale e concorrenza, pp. 133-134.
42.^ http://www.bugnion.it/legislazione/documenti/Dlgs%2010%20febbraio%202005_num30_2.pdf